专利侵权的诉讼防卫策略4:专利侵权抗辩的事由

2016-04-01 阅读:11来源:ipcoo.com快技网

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利用侵权抗辩的事由


发生专利侵权纠纷后,被告的企业要善于综合运用法律上的各种侵权抗辩事由。有的时候,一些侵权抗辩事由的运用,对于纠纷的解决具有四两拨千斤的作用。专利侵权抗辩的事由很多,由于对“抗辩事由”的理解各有不同,因此,关于抗辩事由的范围在不同的著述中往往并不一致,比如,有的学者主张将超过诉讼时效也列入抗辩事由之中,但本书基于结构处理的需要,把专利侵权抗辩的事由限定在一个相对较窄的范围之中。


(1)专利权已经失效的抗辩


如果原告的专利权已经超过专利保护期而终止、已经因未按规定缴纳年费被终止、已经被书面声明放弃或者已经被专利复审委员会宣告专利无效的,那么原告的专利权已经失效,不再具有法律效力,不应提出侵权的主张,被告可以据此进行抗辩。


(2)专利权无效的抗辩


当原告专利权确属有效时,可以通过文献检索等途径,从专利授权所需的新颖性、创造性、实用性等角度,发现其无效的原因或瑕疵,从而向专利复审委员会以及管辖法院主张该专利权应属无效,这是被告对抗专利侵权指控最常用的措施。


各国专利侵权诉讼中,专利被官告无效的比率都很高。例如,在专利审查质量最高的美国,这个比率大约是46%。从这个指标来衡量,各国的垃圾专利都很多,因此,主张原告专利权无效,对于赢得诉讼或许是一个胜算较大的选择。不过,这需要被告收集到足够的能将原告专利宣告无效的证据,包括已经公开的专利文献、已经公开了技术的产品销售发票、产品广告或技术公开使用证明等。


如果能够使对方专利权全部无效,或者将导致侵权发生的权利要求申请无效,通常可以避免承担专利侵权责任,如果经过专利无效程序未能让对方专利权无效,但通过专利权人的解释将权利要求的保护范围缩小了,或者通过专利权人对创造性的争辩,从而利用禁止反悔原则,达到不承担专利侵权责任的目的。


(3)未落入保护范围的抗辩


如果运用全面覆盖原则比较芝原告专利(发明与实用新型)与被告涉嫌侵权物,发现涉嫌侵权物(产品或方法)缺少原告的专利权利要求中记载的必要技术特征(排除多余指定原则的适用);或者涉嫌侵权物的技术特征与原告专利的必要技术特征相比,有一项或者一项以上的技术特征存在本质区别(排除等同原则的适用);或者通过对比分析,发现被告侵权产品的外观与原告外观设计专利(以表示在专利申请文件中的图片或者照片中的该产品的外观设计为准)不相同也不近似,那么根据专利法的规定,被告的产品未落入原告的专利保护范围,可以据此主张不侵权。


(4)禁止反悔原则的抗辩


所谓禁止反悔(也称“禁反言”)原则,是指在专利申请的审批、专利无效宣告等程序中,专利权人为确立其专利的新颖性或创造性,通过书面声明或者文件修改,对权利要求的保护范围做了限制或者部分放弃了保护,并因此获得了专利权,那么在专利侵权诉讼程序中,法院在适用等同原则确定保护范围时,禁止将已被限制排除或者已经放弃的内容重新纳入专利保护范围。

 

也就是说,当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时,即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权,而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下,应当优先适用禁止反悔原则。


在专利申请的过程中,专利申请人为获得专利权,有时不得不接受专利审查员的意见,对权利要求中一些保护范围过宽、技术特征的显著性和创造性不足的地方做出放弃。对这些在专利申请过程中已经承诺、认可做出实质性修改或者放弃的内容,专利权人在以后的专利侵权诉讼过程中不能反悔,又把这些放弃的内容搬回到专利权利要求书中去,也不能用来解释保护范围。换言之,专利权人不能为了获得专利,在专利申请过程中对权利要求作出狭义的或者较窄的解释,而在以后的专利侵权诉讼过程中,为了使权利要求能够覆盖被控侵叔物,又对权利要求作出广义的、较宽的解释。


在实践中,被告通过专利无效宣告程序,也可以达到利用禁止反悔原则进行侵权抗辩的目的。被告针对专利侵权指控,提起专利无效的宣告程序,那么专利权人在维持其专利权有效的答辩过程中,可能会限缩解释其专利的权利要求,以排除公有的技术特征,或避免出现与他人已有专利相同的技术特征,从而维持专利的有效性。但是,在后来的诉讼中,专利权人又对其权利要求作出宽于维持专利有效时的解释,则被告可以对此主张禁止反悔原则。


在专利侵权纠纷中,作为被告的企业,可以通过国家知识产权局了解专利权人原始的专利申请档案,包括申请过程中审查员的审查意见通知书、专利申请人的陈述意见书、专利申请人对专利申请所作修改前的文本及修改的原因等,这样才有可能判断专利权人是否违背了禁止反悔原则。


(5)现有技术或设计的抗辩


现有技术或设计抗辨是指在涉嫌侵权物与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下,如果涉嫌侵权物与一项现有技术或设计相同或无实质性差异,那么侵权就不成立。依据《专利法》的规定,授权的发明专利和实用新型专利必须具备新颖性、创造性和实用性,外观设计必须与现有设计或现有设计特征的组合相比,应当有明显区别。

 

但是,由于审查制度本身的原因,如实用新型和外观设计不经实质审查就可授予专利权,或者审查不严等原因,使得一些本不该授予专利权的发明创造获得了专利,而他人在使用这些本属于自由公知的现有技术或设计时,却又被上述获得专利权的专利权人起诉侵犯其专利权。因此,被告既可以提起专利无效宣告程序,也可以主张原告专利是现有技术或设计,从而进行侵权抗辩。


《专利法》第62条规定,在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的不构成专利侵权。在专利侵权纠纷中,被告在运用现有技术或设计抗辩专利侵权时,应当注意现有技术或设计应当具备以下条件:


·必须是可自由使用的现有技术或设计。该技术或设计必须是在专利申请日或优先权日之前已公知公用,成为可自由使用的现有技术或设计。
·必须是非组合而成的现有技术或设计。用于抗辩的现有技术或设计,不应当是组合而成的现有技术或设计,因为基于特定的发明目的,对现有技术或设计的组合,往往本身就是一项新的发明创造,而非现有技术或设计。
·必须是相同或无实质差异的现有技术或设计。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》  (法释[2009] 21号)第14条规定,被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。


现有技术或设计抗辩在专利侵权诉讼中,运用比较广泛,而且成功的例子并不少见,兹举一例说明之。NEFAB包装公司建立于1949年,是世界著名的包装箱产品制造商。该公司于2001年1月18日申请了一份中国专利ZL01217238.3,并于2001年12月26日获授权,该专利要求保护的是一种包装箱。同时,NEFAB包装公司又对ZL01217238.3中的每一结构部件均申请了中国专利保护。

 

此后,NEFAB包装公司在中国发现有中国公司制造其专利包装箱,于是向该中国公司提出诉讼。该中国公司受到侵权指控后,委托上海一家科技情报所核查ZL01217238.3的专利性。通过对NEFAB包装公司曾经在世界各国申请的166件专利进行调查,最终查得US3673638(1970年申请的美国专利)与ZL01217238.3要求保护的技术内容极为相似,也就是说,NEFAB包装公司把30多年前申请保护的技术内容在中国再一次申请了专利,而实际上这一技术目前已经是专利法意义上的现有技术。这一调查为中国公司扫清了全部侵权障碍。


(6)享有专利权的抗辩


由于我国对实用新型和外观设计专利采用形式审查制,对其技术内容不进行实质性审查,因此重重复授权现象不可避免,即完全相同的申请主题被授予了两项及其两项以上的专利。发明专利也有出现重复授权的可能性。


因此,在专利侵权纠纷中,如果被告对于原告指控侵权的专利技术也享有专利权,此时,被告实施专利的行f为是否构成侵权,关键是要确认双方专利申请日期的先后。如果被告的专利申请日在原告之前,被告可以向专利复审委员会提出请求,要求宣告原告的专利权无效;也可以请求受诉法院根据《最高人民法院关于在专利纠纷中原被告企业双方均拥有实用新型专利权的批复》中的规定,对重复授权的实用新型专利直接作出认定。

 

由于被告专利申请日在先,原告专利申请日在后,根据专利法的先申请原则和禁止重复授权原则,被告的抗辩理由成立,导致原告的专利权被宣告或被认定为无效的法律后果,而无效的专利被视为自始即不存在,所谓的专利侵权也就无从谈起,反过来,如果原告实施了专利,则是原告侵犯了被告企业的专利权。


(7)先申请专利的抗辩


与前一个抗辩理由稍有不同的是,被告虽然对涉嫌侵权物已经申请了专利,并且比原告专利的申请时间更早,但因为各种原因,比如负责的审查员迟延了授权,而尚未取得专利授权。如果被告申请的专利与原告已经授权的专利属于相同的发明创造,那么基于申请在先的原则,就相同的发明创造只能授予最先申请专利的申请人,因此,被告不仅可以否定专利侵权,而且可以针对原告专利,提起宣告无效的程序。


(8)专利权用尽的抗辩


所谓专利权用尽,是指享有专利保护的产品,由专利权人或其授权的人(合称权利人)首次销售或通过其他方式转移给他人以后,权利人即无权干涉该产品的使用和流通。换言之,权利人已经用尽了相关专利权,不能再度行使。《专利法》第69条第1项明确规定,“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的”,不视为侵犯专利权。


专利权用尽原则的基本前提是,产品是由权利人合法投入市场的,而不是偷窃来的或者非法仿制的。因此,在专利侵权纠纷中,被告利用专利权用尽原则进行专利侵权抗辩时,应当找出证明其使用、许诺销售、销售、进口的专利产品,是由专利权人或其授权的人投入市场的。当然,根据专利法,使用、许诺销售、销售、进口的产品属于下列两种情况的,也不构成专利侵权:

·由获得强制许可的人制造(包括使用专利方法直接获得)而售出的专利产品。
·由政府机关为了推广应用而依法授权的单位制造(包括使用专利方法直接获得)而售出的专利产品。


(9)在先使用权的抗辩


《专利法》第69条第2项明确规定了在先使用权的存在,“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的”,不视为侵犯专利权。享有在先使用权的条件包括以下方面:


·作好了制造、使用的必要准备。必要准备,是指已经完成了产品图纸设计和工艺文件,已准备好专用设备和模具,或者完成了样品试制等项准备工作。如果仅仅知道有这样一种产品或方法,或者仅仅有利用的意图或者计划是不够的。


·仅在原有范围内继续制造、使用。原有范围,是指专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围。超出原有范围的制造、使用行为,构成侵犯专利权。
·在先制造的产品或者使用的方法,应是在先使用权人自己独立研究完成或者以合法手段取得的,而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。
·在先使用权人对于自己在先实施的技术不能转让,除非连同所属企业一并转让。


利用在先使用权抗辩侵权之诉,与现有技术或设计抗辩、反诉专利无效等抗辩方法一样,是专利诉讼中常用的方法之一。企业如果发现自己开发的同样的技术,被其他企业抢先申请了专利,而成为对方提起专利指控的对象,应当及时收集能证明自己享有在先使用权的有关证据,如上述的产品报批手续,设备、仪器购买及安装、测试证据等;主管部门批准立项、建厂文件,生产计划任务书等;产品购销合同、产品送检的质量检测报告等;产品样机试制的原始记录及批量试产的产品数目、进仓单等;新产品,鉴定会的有关资料及产品报价单、产品说明书、广告宣传、产品包装或装潢的印制发票等,凡是能够直接或间接证明自己享有在先使用权的证据,都应尽可能事先准备好,以在解决专利侵权纠纷时做到有备无患。


(10)临时过境的抗辩


《专利法》第69条第3项明确规定,“临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和汲备中使用有关专利的”,不视为侵犯专利权。适用外国运输工具临时过境例外,应当符合如下条件:


·适用的对象是临时进入中国领陆、领水、领空的外国运输工具。临时进入指非长期在中国上述领域运营。外国运输工具是指在中国以外的其他国家或地区登记注册的运输工具,包括船舶、航空器和运输车辆等。


·适用的范围是该临时进入的外国运输工具为自身需要在其装置和设备中使用有关专利的行为。

·该外国运输工具所属的国家或地区与中国签订有协议或共同参加国际条约,或者实施互惠原则。


(11)科研和实验使用的抗辩


《专利法》第69条第4项明确规定,“专为科学研究和实验而使用有关专利的”,不视为侵犯专利权。由于此种情形并非为了生产经营,不仅无损于专利权人的利益,还可以借此促进科学技术的发展和进步,因此专利法并不加以限制。


以“科学研究和实验而使用”为由进行抗辩,应当注意两点:
·这里仅仅是使用而与制造和销售无涉。无论是为科学研究和实验目的而制造专利产品,还是制造后又销售,都构成对专利权人独占权的侵犯,使其利益直接受到损害,难逃侵权之嫌。
·使用目的仅限于科学研究或实验。例如,对于一项有关水硬度分析方法的专利,研究所可以在其项目研制过程中使用,但是若利用该方法进行营利性服务则显然不在本条款范围之内。


(12)药品和医疗器械审批的抗辩


《专利法》第69条第5项明确规定,“为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的”,不视为侵犯专利权。该规定主要是为专利期满后的药品和医疗器械的仿制者提供专利侵权的豁免,使其可以在药品和医疗器械的专利期满前,通过制造、使用、进口该专利药品或者专利医疗器械,提供行政审批所需要的信息,完成上市前的审批手续,仿制的药品和医疗器械迅速上市。


(13)享有强制许可的抗辩


根据《专利法》的规定,我国专利实施的强制许可主要有以下四种。
①防止滥用的强制许可。根据第48条规定,“有下列情形之一的,国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请,可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可:
(一)专利权人自专利权被授予之日起满3年,且自提出专利申请之日起满4年,无正当理由未实施或者未充分实施其专利的;
(二)专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。”

②为公共利益的强制许可。根据第49 条规定,在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

③为公共健康的强制许可。根据第50 条规定,为了公共健康目的,对取得专利权的药品,国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。


④从属专利的强制许可。根据第51 条规定,一项取得专利权的发明或者实用新型比前已取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型专利的强制许可。在依照前款规定给予实施了强制许可的情形下,国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予后一发明或者实用新型专利的强制许可。对于这种从属专利的强制许可,无论是单位,还是个人均可以提出请求,而且无时间限制。


如果企业存在上述4种强制实施许可情况,其实施专利的行为并不构成对他人专利权的侵害,但必须向专利权人支付专利实施许可费用。不过,由于我国目前几乎没有颁发过强制许可,因此很难利用这一抗辩事由。


(14)享有指定许可的抗辩


《专利法》第14 条规定:“国有企业事业单位的发明专利,对国家利益或者公共利益具有重大意义的,国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准,可以决定在批准的范围内推广应用,允许指定的单位实施,由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。”


此条规定的是专利权的指定许可,即行政主管机关为推广应用对国家利益或者公共利益具有重大意义的发明专利,可以允许指定的单位非独占性的实施,并由实施单位向专利权人支付使用费。专利权的指定许可仅适用于发明专利。如果被告是相关政府部门依法指定实施某一发明专利的企业,则可以根据《专利法》第14 条的规定进行抗辩。


(15)临时保护期的抗辩


在专利法中,临时保护期是指发明专利申请公布后,专利权授予前这段时期。根据《专利法》第13 条的规定,发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。如果实施人不主动支付这笔适当的使用费,则权利人可以提起诉讼,这种诉讼属于临时保护期的费用纠纷,不属于专利侵权。因此,在专利侵权纠纷中,被告应当分析自己的使用是不是处于临时保护期,这样可以只支付适当的费用,而不是承担专利侵权赔偿责任。


(16)无知侵权的抗辩


无知侵权(innocent infringement),也称为不知情侵权、善意侵权等。所谓无知侵权,是指当事人没有合理的理由知道其行为侵犯了他人的专利权。《专利法》第70 条规定:“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”可见,在专利法上,无知侵权只是不承担赔偿责任,对于停止侵权等民事责任,仍然需要承担。


(17)合法使用权的抗辩


①以委托开发合同为由进行抗辩
根据《合同法》第339 条的规定,委托开发合同中没有明确技术成果归属的,申请专利的权利属于开发方,开发方取得专利权的,委托方可以免费实施该项专利。在专利侵权诉讼中,如果争议的对象为被告委托原告开发完成的发明创造,因原委托开发合同中没有明确技术成果的归属,那么根据《合同法》的规定,被告可以免费使用,从而抗辩原告指控的侵权行为。


②以合作开发合同为由进行抗辩
在专利侵权诉讼中,如果发生争议的专利技术属于双方合作开发完成的发明创造,而合作开发合同中又没有明确技术成果归属,原告作为其中的一方在未征得被告同意或在被告不知道的情况下,单独申请专利并获授权的;或者是被告作为合作开发的一方声明放弃专利申请权的,被告可以根据《合同法》第340 条的规定,向法院提供合作开发合同和技术成果资料等证明材料,请求法院确认其为共同专利权人,或者依法确认其具有免费实施该项专利的权利。


③以转让许可合同为由进行抗辩
由于我国专利申请中存在重复授权现象,对同一技术主题的发明创造可能存在两个以上的专利权人。因此,在专利侵权纠纷中,如果发生争议的专利涉及被告与原告以外的其他专利权人签订的转让或使用许可合同,被告应向受诉法院提供该项专利权转让或使用许可合同等证据,以此证明自己实施的专利技术是从其他专利权人那里受让或取得许可的,自身并无过错,从而免除侵权赔偿的责任。