专利侵权的诉讼防卫策略2:应对侵权诉讼的准备

2016-04-01 阅读:9来源:ipcoo.com快技网

关注快技网
微信
微博
QQ空间

应对侵权诉讼的准备


面对专利侵权指控,积极组建应对诉讼的团队,收集整理支持自己的有利证据,是被告应当的姿态,自不待言。下面简单介绍一些被告处理专利侵权诉讼需要注意的准备工作。


(1)如何处理对方侵权警告函


专利侵权诉讼开打前,原告发出的警告函经常满天飞,被告的企业该怎么办?首先要“安定军心、探明敌情”。事实上,很多所谓的侵权指控都不会进入诉讼程序,而进入诉讼程序的侵权纠纷绝大多数都会以和解结束。


根据我国台湾联华电子公司宣明智总经理介绍,联华电子自开始生产销售以来,每一年发生的权利金(许可费)追索事件约有4件,至今已经发生40~50件的相关纠纷,其中真正走向法庭诉讼一途的大约5~6件,另外一半以上自知理亏不了了之。另外,有25%~30%虽以诉讼威胁但到最后关头协商收场。


可见,侵权警告并不表明你真正存在侵权行为,因为,总有一些不怀好意的专利权人,挥舞专利大棒,以侵权相威胁,四处恐吓他人。特别是许多外商挟其海量的专利数目,一开始通常摆出非常强硬的高姿态,气势上往往就使国内厂商俯首称臣,任其摆布。但在专利权利金追索上有丰富经验的一些国内知名厂商表示,据其经验,外商所开出的专利清单中可能有80%以上是无效的。有些外商在取得专利后,根本未继续缴费维护专利,致使专利失效,却仍大言不惭地向国内厂商索取权利金。因此,接到警告函后,依法据理力争,可能会免除不必要的经济支出。


那么,针对警告函,企业如何采取行动呢?

很多警告函由于只是起到威胁或恐吓作用,因而对具体的侵权问题,通常语焉不详,此时,接到警告函的企业在回应专利权人时,可以采取如下回应。

>要求专利权人提供专利有效性及其具体保护范围,比如,要求专利权人提供详细之专利号、专利说明书等。
>要求专利权人具体表明何种权利内容受到侵害,比如,应具体表明是制造权还是使用权遭到侵害。
>要求专利权人具体指明自己涉嫌侵权之产品或生产方法。


对于内容明确的警告函,可以继续深入了解对方的真实意图。但是,既不能不理不睬,也不要立即缴械投降,急于答复对方,否则往往会在谈判中处于不利地位,但迟迟不答复往往很快会招致诉讼。


理智的做法应当是给予积极的响应,而且应与对方保持良好沟通。若是置之不理或沟通失败,可能造成不必要的诉讼或故意侵权嫌疑,进而造成企业的损害及赔偿金额的增加。当然,对警告函的回应,最好以程序上的回应为宜,比如,向对方表示需要时间求证,但切忌在此时回答与案件相关的任何重要问题。


同时,企业应当立刻展开防守策略的规划,初步根据警告函的内容,咨询专利律师,并由内部工程师协助,仔细研读对方的专利文件,对专利权有效与否、产品侵权与否作出分析,如果对方的专利应当无效或者自己的产品并不侵权,则可以反馈书面的不侵权或者权利无效的法律意见。如果初步分析后认为自己产品侵权,而对方专利无效的证据确凿,不需出具任何书面法律意见,以免成为诉讼中的把柄。此时企业应当做好停止侵权活动,或者与对方磋商达成授权许可等准备。


此外,被告的企业还要调查涉嫌侵权的产品是自己制造的,还是来自其他厂商,从而采取不同的策略来处理侵权事宜。比如,函告对方自己不应作为被告,或者邀请侵权产品的供应厂商共同处理侵权事宜。


(2)调查争议专利的法律状态


受到侵权指控的企业,在发生专利侵权纠纷时,应当交由负责人员或委托专业机构检索对方的专利权法律状态,以作出相应对策。进行专利检索的目的,主要在于查明以下情况。


◇查明被侵犯的专利权是否存在,是否仍然有效,在何地有效,何时申请授权,何时将到期。目的是查明对方专利的当前状态,防止其使用没有法律效力的专利来攻击自己;
◇查明专利权人是谁,有无继承或转让等事项,以及这些行为是否符合法定手续,其目的是查明对方有无起诉的资格;
◇查明涉嫌侵权产品与专利相比较有无实质性改进或区别,目的是为了确认侵权或不侵权的可能性;
◇查明有无在先公开的相同或相似的国内外专利或技术,目的是分析对方专利的稳定性,为反击对方专利无效做准备。


在现实的商业竞争中,有的企业在警告专利侵权时,往往抛出一大堆专利,笼统地指控被告企业侵犯了其专利权,此时,更要警惕对方这些专利是不是都有效,尤其是不是在指控侵权的地域有效,以免因为“莫须有”的专利指控,而付出不菲的代价。


在1999年6月,日立、松下、三菱电机、时代华纳、东芝、JVC六大技术开发商结成联盟(简称“6C”),面向全球发表了关于“DVD专利联合许可”的联合声明,称其拥有DVD核心技术的专利所有权,世界上所有从事生产DVD专利产品的厂商,必须向60购买专利许可才能从事生产,且允许生产厂家一次性取得6C专利许可证书。然而需要明确的是,6C在世界各国都有DVD核心技术的专利权吗?由于专利权具有地域性,在一国拥有专利权并不意味着在另一国也当然的具有专利权。

 

如果6C在中国没有专利权,中国企业在国内制造、销售DVD,当然不存在支付专利费的问题。据《中国知识产权报》报道,6C虽然在中国就DVD)生产的某些技术向中国申请了专利,但这些专利申请当时还处于审查阶段,尚未获得专利权。至少就这些未授权的专利而言,是不能主张中国DVD生产企业专利侵权的。


可见,在受到专利侵权指控时,调查对方的专利权法律状态,可以为反击对方侵权指控提供非常有用的帮助。


在“337电池调查案”中,作为原告的美国劲量电池公司利用一个名为“无汞碱锰电池”的专利(简称“709专利”),企图通过美国“337调查”在美国市场一举封杀中国电池。中国电池工业协会牵头组织了由20多名电池行业专家学者参加的应诉专家工作组,他们查阅了大量资料和文献,走访了许多当事人,检索了20世纪80年代中期以来发表的大部分涉及“无汞碱性电池”的文章。

 

经过充分论证,专家们认为,此次“337电池调查案”中,对手用于向中国企业发难的“709”专利实际上只是保护了“无汞碱锰电池”这一名称,而且专家组收集的大量资料表明,这应该是一件无效的专利。专家认为,劲量公司的专利权在新颖性方面存在问题,早在劲量公司获得此项专利授权之前,德国某公司就已经取得了关于“无汞锌粉”的专利权,新加坡某公司也在20世纪90年代初取得了“9伏无汞碱性电池”的专利权。专家组还了解到,劲量公司的这项专利申请在欧洲也未获得授权。专家组卓有成效的工作帮助整个应诉团队更加客观地判断了案情,坚定了取胜的信心,并最终作出坚决应诉的决定。


(3)评估专利侵权的风险


受到侵权指控的企业,对原告专利权作了前述调查后,如果对方专利权的确有效,则需要进一步分析其专利的技术内容,根据专利侵权判定原则,进行专利侵权与否的初步判断。
前面通过对全面覆盖原则、等同原则和多余指定原则的介绍,分析了专利侵权的成立条件。这里换一个角度来看,如果存在以下情形,则不构成专利侵权,此时,受到侵权指控的企业,可以依法一一驳斥对方的侵权指控。