专利侵权诉讼攻击策略的应用

2016-04-01 阅读:28来源:ipcoo.com快技网

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专利侵权的诉讼攻击

从诉讼成本、诉讼时间、诉讼程序等角度来看,专利侵权诉讼相对而言是一场昂贵的法律游戏,而且往往面临着被告猛烈的阻击,诸如针对争议专利提起专利无效宣告等等。经历如此昂贵且繁琐的法律程序,许多企业都会感受到相当的压力,因此,在打开专利侵权诉讼这个潘多拉的盒子之前,必须谨慎决定,充分准备。
 
由于专利侵权诉讼是比较复杂的专业事务,无论是专利侵权行为的打击,还是专利侵权指控的应对,都充满了大量的技巧、策略,以及变化。本文不求其全,但求其要,兹从专利侵权诉讼的主要环节和核心内容,来阐述其中的一些议题。

1.识别侵权行为

在开展专利侵权诉讼之前,首先要通过各种渠道监视和收集侵权线索,比如通过展览会、产品广告、客户调查、消费者投诉、专利引证分析、专利授权公告监控、竞争对手监视、侵权举报奖励等。多数情况下,企业主要是借助自己的营销。网络来发现、识别专利侵权行为。了解专利侵权行为的构成及其表现形式,是发现和识别专利侵权行为的基础。

(1)专利侵权行为的构成

专利侵权行为是指在专利保护期或有效期内,行为人未经专利权人许可,违反专利法的规定,以营利为目的实施其专利的行为。构成专利侵权行为的要件包括两个方面:一是形式要件,二是实质要件。

①构成专利侵权行为的形式要件
首先,被侵犯的专利须为有效。一项发明创造只有在其被授予专利权的有效期间内才受法律保护,他人实施该项发明创造才有可能构成侵犯专利权。在授予专利权以前,专利权期限届满后,或专利权被宣告无效或者终止后,他人的实施行为不构成专利侵权。
其次,行为人须未经专利权人同意。只有未经专利权人同意的实施行为,才可能构成专利侵权。
第三,行为人须以营利为目的。凡是以生产经营目的实施他人的专利会造成专利权人利益的损失,因而构成侵权。
第四,行为人的行为不属于法律另有规定的情形。如果未经专利权人同意,但《专利法》另有规定,允许行为人使用的,不构成侵权。比如,根据强制许可而实施某项专利的行为,可以不经专利权人的许可。

②构成专利侵权行为的实质要件
构成专利侵权行为的实质要件,也就是技术条件,是指实施行为是否属于专利权的保护范围。如果行为人所涉及的技术特征属于专利权保护范围,那么该行为人就可能构成专利侵权。

 
(2)专利侵权行为的表现

①直接侵权行为
根据《专利法》第11 条的规定,未经专利权人许可,为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口发明和实用新型专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品,或者制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品的行为,均属于侵犯专利权的行为。这些行为都是直接侵犯权利人专利权的行为。

②间接侵权行为
间接侵权是指行为人本身的行为并不构成侵权,但却诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利,发生直接的侵权行为,行为人在主观上有诱导或唆使他人侵犯专利权的故意,在客观上为直接侵权行为的发生提供了必要的条件。
 
间接侵权的对象仅限于专用品,而非共用品。这里的专用品是指仅可用于实施他人产品的关键部件,或者方法专利的中间产品,构成实施他人专利技术(产品或方法)的一部分,并无其他用途。对于一件产品专利而言,间接侵权是提供、出售或者进口用于制造该专利产品的原料或者零部件;对于一件方法专利而言,间接侵权是提供、出售或者进口用于该专利方法的材料、器件或者专用设备。

常见的间接侵权行为,主要有:
明知自己所生产的某个主要零件是为某个侵犯专利权者而特别制造的,且不具备通用性,这就有可能构成间接侵权。

提供成套的生产配件由他人组装产品,而这些成套的生产配件是成套销售的,其组装在一起必然构成侵犯他人专利的,应当视为间接侵权,但如果所生产的是通用配件,别人购买以后,还需加上其他配件才得以组合成产品,除有共同故意外,一般不构成间接侵权。

因转让、许可产生的间接侵权。如果将别人的某件专利转让或许可给他人生产使用,除了生产或使用者构成侵权外,转让方或许可方也可能构成间接侵权。

2.确认侵权与否

如何确定对方的行为是否侵犯自己的专利权?可以根据《专利法》等法律的规定,进行初步的判断。针对发明专利、实用新型专利和外观设计专利,专利侵权的判断规则有所不同。下面分别简述发明专利、实用新型专利侵权与外观设计专利侵权的判断方法,以便确认是否存在侵犯专利权的事实,从而进一步采取相应的对策。

(1)发明专利与实用新型专利侵权的确认

①确定发明或实用新型专利权的保护范围
确定发明或实用新型专利权的保护范围,应当以专利的权利要求书,而不是以实际的产品为依据。因此,当自己的产品与权利要求书所记载的内容不一致时,对方的产品虽然与自己的产品相同,但也有可能不构成侵权。

根据《专利法》第26 条的规定,“申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件”,“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。《专利法实施细则》第19 条第1款规定,权利要求书应当记载发明或实用新型的技术特征。根据这些法律规定,权利要求书应当 由反映发明或实用新型内容的技术特征组成。确定了技术特征,也就随之确定了专利权的保护范围。

在实践中,确定发明与实用新型专利的保护范围时,应当明确以下几点:
◇ 发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,而不是以权利要求的文字或者措辞为准。这就是说,权利要求是确定发明或实用新型专利权保护范围的直接依据。在这一点上,说明书和附图处于从属地位。一项技术构思尽管在说明书或者附图中有所体现,但如果在权利要求书中没有记载,就不在保护范围内。说明书或者附图本身不能确定保护范围。

◇权利要求只是发明或者实用新型说明书所记载的必要构成事项的简洁表述。为了弄清楚权利要求所表示的实质内容,应当参考和研究说明书及附图,了解发明或者实用新型的目的、作用和效果。这种参考、解释不应当是消极的、被动的,即只有在权利要求书中出现了含糊不清之处才参考说明书;而应当是积极的、主动的,从一开始就参考说明书和附图,以确定权利要求的实质内容。

◇为了弄清楚权利要求中某一术语的含义,有时还可参考申请过程中申请人和专利局之间的往来文件,特别是专利权人在这些文件中所认可、承诺、确认或者放弃的东西,不能因为后来指控他人侵权而反悔。

②提炼涉嫌侵权物的技术特征
确定了发明专利与实用新型专利的保护范围,也就确定了专利的技术特征。接下来的工作,就是提炼涉嫌侵权的产品或技术(简称涉嫌侵权物)的技术特征,以比较其和专利的异同之处,为作出侵权与否的判断提供依据。

③通过相互比较评估是否侵权
将经过分解后的专利权利要求所记载的必要技术特征,与涉嫌侵权物的技术特征一一对应比较,通过运用下列基本原则,判断是否构成专利侵权:

其一,全面覆盖原则的适用。

所谓全面覆盖,是指涉嫌侵权物将专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征全部再现,涉嫌侵权物与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同。而全面覆盖原则,也称为全部技术特征覆盖原则或字面侵权原则,是指如果涉嫌侵权物技术特征包含了专利权利要求中记载的全部必要技术特征,则落入专利权保护范围,构成专利侵权。

全面覆盖原则是发明或实用新型专利侵权判断的最基本的原则。实践中,下列情形也可以适用全面覆盖原则,认定涉嫌侵权物落入专利权的保护范围,构成专利侵权:

◇专利独立权利要求中记载的必要技术特征采用的是上位概念特征,而涉嫌侵权物采用的是相应的下位概念特征时,构成专利侵权。
◇如果涉嫌侵权物不仅包含了专利权利要求书中记载的全部必要技术特征,而且还增加了新的技术特征,即使涉嫌侵权物的技术效果与专利技术不相同,仍然应认为落入专利权的保护范围,构成侵权。

其二,多余指定原则的适用。

所谓多余指定原则,是指在专利侵权判定中,在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时,将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余的非必要技术特征)略去,仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围,判定涉嫌侵权物是否落入专利权保护范围,从而认定是否构成专利侵权。换言之,涉嫌侵权物的技术特征与专利的技术特征相比,虽然缺少独立权利要求中的部分必要技术特征,但缺少的必要技术特征经过分析,实际应作为非必要技术特征,而不应当作为该专利的必要技术特征,此时侵权成立。

根据专利法的要求,独立权利要求应当包括说明新颖性、创造性的必要技术特征,但并不等于独立权利要求记载的技术特征都是必要技术特征。在现实中,由于各种原因,比如申请人缺乏撰写申请文件的技巧,把应当位于从属权利要求的非必要的附加技术特征也写进了独立权利要求,这种事情屡见不鲜。

对于记载在独立权利要求中的非必要技术特征的认定,应当结合专利说明书及附图中记载的该技术特征在实现发明目的、解决技术问题的功能、效果,以及专利权人在专利审批、撤销或者无效审查程序中向专利局或者专利复审委员会所做出的涉及该技术特征的陈述,进行综合分析判定。实践中,适用多余指定原则认定附加的非必要技术特征,应当考虑以下因素:

>技术特征是否属于区别专利技术方案与专利申请日前的已有技术方案所必需的,是否属于体现专利新颖性、创造性的技术特征,即专利权利要求中略去该技术特征,该专利是否还具有新颖性、创造性。

>技术特征是否属于实现专利发明目的、解决发明技术问题、获得发明技术效果所必需的,即专利独立权利要求所描述的技术方案略去该技术特征,该专利是否仍然能够实现或基本实现发明目的,达到发明效果。

>该技术特征不得存在专利权人反悔的情形。

在适用多余指定原则方面,最著名的案例莫过于1995年的周林频谱仪专利侵权案件。该案中,被诉侵权产品除了缺少专利中立体声放音系统这一技术特征外,其余特征均与专利特征完全相同。对于这一技术特征,说明书的解释是:“为了增加本发明装置的治疗功能,在本装置中加入了音乐治疗装置,使治疗者在接受频谱匹配治疗的同时,接受音乐治疗,有助于恢复大脑神经系统机能,推迟脑的衰老,消除紧张、疲倦感,使精神和躯体状态获得改善,还可对某些身心疾病具有疗效。如此一机多功能,既节省时间,又让患者在愉快、舒适的治疗环境中治疗多种疾病。”法院由此认定去除该技术特征不影响频谱治疗仪的治疗效果,也不会对技术方案的完整性构成破坏,因此认定该技术特征是非必要技术特征。

不过,由于多余指定原则的适用实际上扩大了专利权人的保护范围,稍有不慎,反而损害社会公共利益,因此,法院对多余指定原则的适用相当谨慎,并有废弃之势。

其三,等同原则的适用。

所谓等同原则,是指涉嫌侵权物中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比,从字面上看不相同,但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征,此种情形下,应当认定涉嫌侵权物落入了专利权的保护范围,构成侵权。换言之,涉嫌侵权物的技术特征与专利权利要求中的必要技术特征相比,其中所不同的技术特征属于等同手段代替,仍构成侵权。

由于现实生活中,完全一模一样的仿制他人专利产品或照搬他人专利方法的侵权行为并不多见,多数侵权行为是在他人专利技术的基础上改头换面进行的,因此,尽管我国《专利法》中未明确规定等同原则,但适用等同原则判断专利侵权已为我国司法实践所认可。不过,与多余指定原则一样,等同原则也扩张了专利权的保护范围,运用不当可能损及公共利益,因此,在司法实践中,法院对等同原则的适用也相当谨慎。

运用等同原则时,关键是对等同特征的理解。等同特征是指与专利权利要求书所记载的技术特征,以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。例如,在特定的技术主题中,传送皮带与齿轮、二极管与电容器、螺钉与铆钉等都可以视为相互的等同物。

在判断是否为等同物和运用等同原则时,应当注意以下几点:

◇判断代替手段与被代替的必要技术特征是否具有等效性时,不是从专家或者个别审查员的角度出发,而是从所属技术领域的普通技术人员的角度出发。判断等效性虽然可以有一定的灵活性,但也不能任意解释,必须以所属技术领域的普通技术人员拥有的专业知识为准。

◇在分析判断有无等效性时,应当依据专利说明书和附图。因为发明或者实用新型的目的和优点或者积极效果,不允许写入权利要求书中,这些内容只能从专利说明书中获知,而目的和效果这两部分恰恰是构成发明内容的不可缺少的组成部分。确定专利保护范围时不能孤立地从技术特征出发,同时还要考虑发明的目的和效果。

◇用等同原则判定侵权,仅适用于涉嫌侵权物中的具体技术特征与专利独立权利要求中相应的必要技术特征是否等同,而不适用于涉嫌侵权物的整体技术方案与独立权利要求所限定的技术方案是否等同。

◇对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征,使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案,而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的,应当适用等同原则,认定构成侵权。

◇在运用等同原则时,应当注意是否存在禁止反悔的侵权抗辩。关于禁止反悔原则,在后面将详细谈到。

(2)外观设计专利侵权的确认

①确定外观设计专利产品与涉嫌侵权产品是否属于相同或相似商品。
外观设计专利侵权判定中,首先应当参照外观设计分类表,并考虑商品销售的客观实际情况,审查涉嫌侵权产品与专利产品是否属于同类产品。不属于同类外观设计产品的,不构成专利侵权。但要注意,虽然同类产品是外观设计专利侵权判定的前提,但不排除在特殊情况下,类似产品之间的外观设计亦可进行侵权判定。

②确定外观设计专利权的保护范围。
外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。由于外观设计与发明、实用新型在本质上存在较大差异,因而它们保护范围的确定有所不同。根据《专利法》第59条第2款的规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

③通过对比外观设计专利与涉嫌侵权产品判断是否构成侵权。
将外观设计专利与涉嫌侵权产品进行对比,判断涉嫌侵权产品与外观设计专利是否构成相同或相近似,如果相同或相近似,则构成侵权。

实践中,应当注意以下问题:
第一,专利产品的外观设计与涉嫌侵权产品的外观设计是否构成相同或相近似,应当从以下几个方面进行比较:

>如果两者的形状、图案、色彩等主要设计部分(要部)相同,则应当认定两者是相同的外观设计;
>如果构成要素中的主要设计部分(要部)相同或相近似,次要部分不相同,则应当认为是相近似的外观设计;
>如果两者的主要设计部分(要部)不相同或不相近似,则应当认为是不相同或者不相近似的外观设计;
>对要求保护色彩的外观设计,应当先确定该外观设计的形状是否属于公知外观设计,如果是公知的,则应当仅对其图案、色彩作出判定;如果形状、图案、色彩均为新设计,则应当以形状、图案、色彩三者的结合作出判定。

第二,进行外观设计专利侵权判定,即判断涉嫌侵权产品与外观设计专利是否构成相同或相近似,应当以普通消费者(即该外观设计专利同类产品或类似产品的购买群体或者使用群体)的审美观察能力为标准,不应当以该外观设计专利所属领域的专业技术人员的审美观察能力为标准。

第三,对涉嫌侵权产品与专利产品的外观设计进行对比,应当进行整体观察与综合判定,看两者是否具有相同的美感。比较的重点应当是专利权人独创的富于美感的主要设计部分(要部)与涉嫌侵权产品的对应部分,看是否存在抄袭、模仿的情形。

第四,在发生专利侵权纠纷的双方当事人均获得并实施了外观设计专利权的情况下,如果两个外观设计构成相同或相近似,则可以认定实施在后获得的外观设计专利权的行为,侵犯了在先获得的外观设计专利权。

3.收集侵权证据

(1)需要哪些侵权证据

作为专利权人,企业在提起专利侵权诉讼前,应当进行必要的证据准备,即积极收集被告侵权的证据。侵权诉讼的核心在于证据,对证据的把握直接影响诉讼的结果。企业作为原告,应当结合侵权责任的构成要件和专利侵权的特殊性,收集整理书证、物证、视听资料等各种证据,形成一条完整的证据链。

①证明权利人及权利范围的证据。这些证据通常包括:
>主体身份的资格证明。自然人的为身份证,企事业单位均为营业执照或事业单位登记证。
>专利权证书或专利登记簿副本,证明专利的权属状况、权利主体等。
>专利许可合同及其备案证明材料。证明自己是被许可人,与案件存在直接利害关系。
>专利授权公告文本。发明或实用新型专利为权利要求书、说明书、摘要及摘要附图;外观设计专利为公告授权的图片或照片及简要说明。
>专利年费收据,证明专利持续有效。
>实用新型专利检索报告。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律的若干规定》第8条规定,提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告,应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。

②证明侵权行为及损害赔偿的证据。这些证据通常包括:
>侵权物品的实物、照片
>侵权物品的广告宣传材料
>侵权物品的销售发票、购销合同
>证明侵权行为地的证据,这是确定管辖法院的依据
>专利实施许可合同:以合同约定的许可使用费作为请求赔偿的依据
>证明损失状况的财务审计报告
>权利人销售量减少的证据
>侵权产品销售量的证据
>调查制止侵权行为的合理费用
专利权人在发现侵权事实后,可以向公证机关提出申请,对购买侵权产品的过程及购得的侵权产品进行公证,或对侵权现场(如许诺销售)、对侵权产品的安装地进行勘查公证,取得公证书,从而证明被告存在侵权行为。通过公证的证据,可以增强证据的法律效力。

③证明侵权人身份的证据。这些证据通常包括:
>侵权人的工商登记或其他登记资料,包括法定代表人、营业场所及地址等信息
>侵权人的身份证明

(2)搜集证据的途径

调查取证有时候是万分困难和艰辛的。企业应当通过各种途径,包括聘请律师或专业机构去收集侵权诉讼的相关证据,以支持诉讼的进行,或者以此掌握谈判的主动权。

①通过自己努力收集证据。侵权诉讼中的很多证据,都是由当事人自己收集的。
②通过公证机关收集证据。目前,通过公证机关公证侵权事实,并取得证据,在知识产权诉讼中日益普遍。由于公证证据的证明力和有效性高于未公证的证据,除非有相反证据,法院一般都会认定公证证据的有效性。另外,琺院对音像证据的要求非常严格,通过公证机关取得录音、录像、摄影等证据,比较容易被法院所接纳。
③利用行政机关搜集证据。专利权人可以向行政执法部门举报,并请求查处专利侵权活动。在行政机关查处侵权的过程中,可以得到许多通常难以获得的证据,比如侵权产品销售记录等。这些证据,包括行政处理决定,都可以成为法院受理侵权赔偿案件证据的来源。
④请求法院保全证据。当事人向法院起诉后,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,可以向法院申请保全证据。通常的做法是,由当事人提供初步证据,证明侵权的存在,并申请保全证据。法院立案后,将审查当事人的请求和担保,根据案件的实际情况作出是否准予的决定。如准许,即发出民事裁定,并由专门人员执行。

4.明确诉讼目标

专利侵权诉讼的目标是什么?只是为了获得侵权赔偿吗?事实并非如此。专利侵权诉讼经常被用来当作是市场竞争的策略之一,特别是当市场不景气的时候,拥有专利优势的公司,经常以专利诉讼当作确保其商业利润及市场占有率的利器。可见,获得赔偿并不完全是企业发动诉讼的期待。

既然如此,在发动专利侵权诉讼之前,企业应当明确自己提起诉讼的目的为何,比如,是为了增加市场份额,还是争取权利金(许可使用费)?并需要评估自己的这些目标能否通过专利侵权诉讼得以邀成。下面我们简单介绍一些常见的专利侵权诉讼目的。

(1)获得侵权赔偿
有的企业发动专利侵权诉讼,其基本目的是获得可观的侵权赔偿。很多时候,一些企业还故意放纵别人侵权,然后伺机打击,以侵权赔偿作为自己的主要营收。

(2)驱逐不正当竞争
有的门槛较低的行业,同业竞争的企业可谓干军万马、前赴后继。国有企业、乡镇企业、民营企业、外资企业,不计其数,导致行业内恶性竞争特别严重,企业之间相互仿冒产品。有的企业发动专利侵权诉讼,并不在意能否拿到赔偿,关键是要借机打击竞争对手,消除无序的仿冒竞争。

(3)争夺市场份额
有的企业发动专利侵权诉讼,是为了将竞争对手挤出市场,独占天下。美国阿赖公司和日本的日立、新日铁、TDK等十几家公司分别进行了一项非结晶金属材料冶炼技术的开发。阿赖公司因比其他公司提前几个月研制成功并申请获得了专利权,于是向美国国际贸易委员会提出诉讼,控告新日铁、日立、TDK等十几家公司侵犯其专利权,从而把新日铁等十几家公司挤出了美国市场,进而又用此项专利技术,打进了日本市场,新日铁等公司不得不以每年2300万美元的专利使用费付给阿赖公司,方勉强维持了国内市场。

(4)发放专利许可
有的企业进行专利侵权诉讼或以诉讼相威胁,并不是为了把对手赶出市场,只是迫使对方屈服,接受专利许可,当然有时可能是为了迫使对方以较高的许可使用费接受许可。

(5)消耗被告资源
围绕专利侵权而展开的诉讼,包括与之相关的行政调处、海关保护,以及侵权警告,都会给被告造成或大或小的干扰,并消耗其时间成本、经济资源。尤其是海外专利侵权诉讼,动辄上白万美元的律师费,都会让一些中小企业胆战心惊,疲惫不堪,在经济上难以招架。

(6)损害被告形象
知识产权纠纷,包括专利纠纷,现已成为媒体报道的重点。无论诉讼结果如何,作为被告的企业往往都深受其害。首先,损害了企业长期树立的商业形象,动摇了企业客户及合作伙伴的信心;其次,一些有误导性的新闻评论往往把被指控的企业作为侵权的典型教材(事实上这些企业可能并没有侵权),教育公众应当尊重知识产权,这会损害企业的商业信誉。

(7)免费广告宣传
发动专利侵权诉讼的企业,有时经过巧妙运作,能够从媒体的报道中获益良多,至少免费作了宣传。有些企业开始把专利诉讼,特别是针对跨国公司的专利诉讼,当作提升企业形象与知名度的快捷方式。为此,这些企业常常主动邀请媒体报道,乃至聘请国际公关公司进行策划,以达到炒作自己,并伤害对方的目的。

(8)实现商业合作
有的企业利用专利侵权指控,逼迫被告与其开展合作,并接受其不公平的条件。比如,在国内低压电器行业首屈一指的正泰集团,就受到国外同行的“骚扰”。这些同行可是国际市场上的“巨无霸”,比如瑞士的ABB、法国的施耐德等。他们上门来找正泰的“茬”,就是觉得正泰是他们进入中国市场的绊脚石。正泰副总裁陈建克透露说,正泰在全国共有2000多个销售点,老外早就垂涎三尺,因为他们要想进入中国市场,最省事的办法就是利用这2000多个销售网点。于是他们就找到正泰,提议合作,方式是他们出技术标准,正泰打他们的品牌。这理所当然地遭到了正泰的拒绝,于是他们就说正泰侵犯了他们100多件专利。

(9)震慑侵权人
侵权诉讼是一个强烈的信号,暗示其他人不要涉侵权者的后尘,否则会遭遇同样的下场。如此一来,可以给已有的或潜在的侵权人施加压力,有效减少自己的维权成本。
专利诉讼的商业目的非常复杂,除了上述一些商业目的外,专利权人还可能根据具体的个别化的商业考虑,发动专利侵权诉讼。
作为原告,企业应当考虑金钱和时间的预算,应当对诉讼的成本与收益进行理性分析,不要盲目行动。企业必须自问:诉讼目标到底是什么?诉讼策略是否与其目标一致?采取这些诉讼手段必须支付哪些额外的成本?它可以产生什么样的利益?

5.组建诉讼团队
经过前面初步的判断,得出可以发动专利侵权诉讼的结论后,接下来应当尽快安排处理诉讼事务的人员,比如外聘知识产权律师或者安排企业法务人员,并安排相应的专业技术人员,协助处理专利诉讼中涉及的技术问题。

专业的事由专业的人来做,相比于一般的民事或经济诉讼,专利诉讼非常复杂,可能牵涉到专利无效宣告、专利行政诉讼等程序。而且专利本身更是集合了法律与技术的因素,如果不聘请专业的知识产权律师,可能难以顺利地完成诉讼事务。

如果企业内部配有知识产权顾问或者知识产权法务人员,也可以直接交由内部的知识产权专业人士去处理诉讼事宜。另外,在决定发动专利侵权诉讼后,最好立即指派公司内部在相关专利技术领域内的资深专家,与诉讼律师互相配合,协助处理专利诉讼中的技术问题。

6.试探和解可能

专利权人在正式提出诉讼之前,如果期望和平解决争议,可以事先向被告寄发侵权的警告函或警告信(Notice letter),试探和解的可能性。如果能够与侵权人进行和解谈判,以授权、合作等方式和平收场,并能达到自己期望的目的,自然最为妥当。如果对方并无和解的诚意,甚至毫无反应,则考虑启动诉讼程序。
但要注意的是,寄发警告函之前必须切实做好诉讼前的调查取证工作,否则被告收到侵权警告后,可能在即有所防御,导致不易取证,甚至转移证据。

侵权警告函的写法可以根据不同情况而采取灵活的处理方式,口气可以强硬,也可以缓和。通常,警告函一般应写明以下内容:
◆专利权人的专利号,专利的主要权项内容;
◆对方产品或方法侵害了该专利权,希望对方中止或禁止某种侵权行为;
◆希望对方在何时就此作出答复;
◆如果对方不作答复,专利权人可能采取的措施。

7.提起侵权诉讼

专利诉讼充满着法律与智慧的运用,我们这里不再一一详述其中的细节,仅以四个W (who、where、when、what)为引子,讨论一些相对重要的问题。

(1)谁是被告
从专利侵权人的角度,大致有制造者、销售者、使用者、进口者等类型,同时存在这些侵权人时,企业作为专利权人应该向谁主张权利?是全线出击还是各个击破?
如果专利权人并不想拉长战线、分散力量,可以针对这些侵权人,估算其侵权行为对专利权人利益损害的程度,从而排出专利侵权诉讼的优先顺序,伺机而动,逐个出击。比如,在多个侵权人之间,选择最有赔偿能力的被告,或者最需要打击的竞争对手,或者著名的跨国公司,作为自己优先考虑的诉讼对象。

不过,需要提醒的是,选择大公司打官司固然比较容易获得赔偿,也容易声名鹊起,但这些大公司在专利诉讼中的反击能力,往往也非常强大,也有实力和财力来进行诉讼对抗。因此,有时候选择一些弱小的被告,反而容易旗开得胜,并可确立打击专利侵权的胜诉先例,以影响后续的侵权诉讼案件。

(2)在哪里起诉
对于原告来讲,掌握着选择诉讼地点的主动权。选择一个合适的诉讼地点,也是保障诉讼成功的-一个因素。为什么需要选择诉讼地点呢?这里存在诸多的策略性考虑。

①如果诉讼地点便利,则可以节省诉讼成本。比如营业场所在上海的企业,如果在上海本地的法院向外地企业提起诉讼,不仅可以节省很多外地诉讼的差旅费用和时间支出,并方便法律文书的往来和法律程序的进行;而且还可以占尽地利人和,并给被告带来巨大的诉讼成本,造成强大的诉讼压力。
②选择合适的诉讼地点,还可以避免地方保护主义。如果被告是所在地的纳税大户,在那里诉讼就可能受到地方保护主义的阻力。
③如果诉讼地法院审判水平较高,则有利于公正裁判。法官审判水平的差异,自然影响对专利侵权诉讼的审理。我国幅员辽阔,各地知识产权发展水平参差不齐,知识产权案件主要集中在北京、上海、广州等沿海地区,内地许多法院很少受理专利案件,法官对专利案件的审理自然也不是轻车熟路,不利于当事人与法官就案件争议进行沟通。因此,选择知识产权审判水平较高的法院,对于保障专利侵权案件的公正裁判意义重大。有时候,法院的倾向、办事效率及其法官的素质对诉讼的发展和结果都很重要。

在国外,跨国公司打专利官司,选择诉讼地点时,也都会考虑到这些因素。比如,荷兰飞利浦公司趁着韩国的Sewon Telcom有限公司参加世界电信展览会的机会,依据其GSM手机专利在杜塞尔多夫法院提起诉讼,指控后者展出的GSM手机模型(model)侵权。那么,飞利浦为什么选择德国的杜塞尔多夫法院呢?它为什么不到销售Sewon Telcom公司的GSM手机的其他国家发动诉讼呢?因为上述法院在欧洲,乃至全世界都以“亲专利”着称。
 
由于该法院在专利侵权诉讼中维护权利人的倾向极为明显,全德国70%以上的专利侵权诉讼都会被提交到该法院。飞利浦的估计果然没错。起诉后没多久,该法院就于2004年2月11日签发了有利于飞利浦公司的判决。该院甚至认为,展览会本身就是侵权活动,飞利浦不需要证明被告的其他销售或者传播活动。

(3)在何时起诉

选择什么样的时机起诉,也是诉讼开始前要考虑的。时机的选择,在不同的案件中是不一样的,但基本的原则是不可仓促行事。有的专利权人往往一发现有侵权行为出现,便立即提起侵权诉讼,而在诉讼中又常常因为证据不足,或自己的专利不具备专利性,或对方根本不侵权,给自己造成被动,以至酿成更大损失。因此,起诉一定要慎重,要选择好时机。

在许多情况下,侵权产品的出现可能并不会影响到专利权人的经济效益,此时,专利权人不必急于提起诉讼,而应当把诉讼前的准备工作尽量做充分。当然,由于侵犯专利权的诉讼时效在我国仅为2年(自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算),因此,专利权人的起诉时机,不要超过2年的诉讼时效,以免丧失诉讼解决侵权问题的机会。

如果专利权人有胜诉的把握,又担心侵权人会因提起诉讼而转产、改行、毁灭证据、藏匿财产,可以在起诉前或起诉时,向法院提出采取保全措施的申请,以有利于案件审结后判决的执行。
当然,在选择诉讼时机的问题上,还有很多策略性的考虑。比如,出于更大收益的考虑,有的企业发现专利侵权人后,并不急于起诉,而是放水养鱼,静观其成。等到这些侵权企业发展到较大规模后,才发起诉讼,收网捕鱼,不仅给侵权企业以沉重打击,而且也能获得更多赔偿。

此外,有的企业等到被告企业准备上市之前,才发动专利侵权诉讼,干扰其融资计划;有的企业挑选在影响较大的展览会开幕前,向被告企业发起专利侵权诉讼,干扰被告的客户与其下单签约。凡此种种,不胜枚举。

(4)用什么起诉

在专利侵权诉讼中,自然是用专利去起诉。不过,对于拥有众多专利权的企业,面对侵犯自己多个专利权的被告,就需要考虑采用哪一个或哪一些专利来发起专利攻击了。把所有被侵权的专利都拿去诉讼,虽然可以保证更多的胜诉机会,但因为涉及专利较多,也会拖延整个诉讼的处理时间。如果企业不是为了获得更多的赔偿,而是为了尽快把侵权人赶出市场,就不必如此大动干戈,只需在能够一举消灭对方侵权产品的前提下,拿出最可靠的专利,在尽可能短的时间内,攻击对方最明确的侵权行为,即可达到事半功倍的效果。

一些实用新型与外观设计的专利,尽管俗称为小专利,但是如果其稳定性较强的话,在专利侵权诉讼中反而容易取证,而且审理期间相对较短,比之发明专利,更可能对案件成功起到一些意想不到的效果。如果针对一项技术成果同时申请了发明专利、实用新型专利或外观设计专利,而发明专利因为实质审查尚未授权时,利用业已授权的实用新型专利或外观设计专利去攻击侵权人,显然是此时最为合适的选择。

另外,由于发明专利与实用新型专利拥有制造权、使用权、许诺销售权、销售权、进口权等权利,外观设计专利拥有制造权、销售权、许诺销售权、进口权等权利,原告在提起专利侵权诉讼时,必须清楚自己需要主张被告侵犯了自己哪一项专利权,比如是制造权,还是销售权。