专利侵权规避设计经验:利用等同原则进行回避

2016-04-07 阅读:75来源:ipcoo.com快技网

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等同原则的概念

 
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第1 7条规定:“专利法第五十六条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求,是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到的特征。”

也就是说,等同原则是指被控侵权物(产品或方法)中有一个或者一个以上技特征与专利权利要求中的技术特征相比,从字面上看不相同但经过分析可以认定在技术上两者相等同的,应认定被控侵权物(产品或方法)落入了专利权利要求的保护范围,应该判定其侵权。
 
等同原则中,等同特征必须同时具备两个条件:一是与权利要求中的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果;二是本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到,也就是对本领域普通技术人员来讲是显而易见的。
 
在理解等同原则及等同特征后,如何进行专利侵权风险规避设计,并达到规避他人专利保护范围就比较简单了。

 
进行等同判定需要明确两个前提条件,一个就是“等同”站在什么人的角度进行判定,另一个是以什么时间作为判定的基准时间。

 
等同应该是站在“本领域普通技术人员”的角度进行判定,这一点是中国司法界认可的。所谓“本领域普通技术人员”是一种假想的人,  《专利审查指南》对此的定义是,本领域普通技术人员知晓所属技术领域的现有技术,具有一般的知识和能力,他的知识水平随着时间的不同而不同。在某些情况下的角度不同,适用等同原则得到的结论也就不同。比如,被控侵权物采用了一种替换权利要求中某一项特征的结构,如果站在不具备本领域常识的社会公众的角度看,这种替换属于很难想到的替换,属于不同的工作方式,因而得到不同侵权的结论。而站在具备本领域常识的“本领域普通技术人员”的角度上,这种替换属于本领域常规的替换,属于等同侵权。又有一情况,即被控侵物的替换在“本领域普通技术人员”看来属于很难想到的替换,属于不同的工作方式,因而得到不等同侵权的结论,而在本领域的专家来看,这种替换很易想到,故属于等同侵权。因此,明确等同侵权判定是站在什么角度上看是十分必要的
 
等同原则通常包括以下几种情况:
 
其一为要素的替代,通过技术特征的简单替换,在本质上产生相同的目的、作用和效果。
 
其二为组合或拆解方式的改变,利用一个技术特征代替权利要求书中的几技术特征,或用几个技术特征代替权利要求书中的一个技术特征;如权利要求为A+B十C+D,而被控侵权产品为A十B+E,但是E=C+D。拆解方式与组合方式相反。
 
其三为部件的调换,将产品中的某些部件移动位置,使得部件之间的结构关系发生变化,但操作及功能方面未发生实质性的改改进。
 

如何利用“等同原则”进行专利回避设计?

 
替换部分技术特征,可能构成专利侵权,也可能不构成侵权。替换的特征越多,侵权的可能性越小,反之则越大。

以一个技术或某个成分替换专利技术中的某个特征,如果是等价替换,一般认定为侵权。如果替换后使原技术有了实质性的进步,则不构成侵权。例如,用另一味药替代原药中的某味药后,疗效明显提高,或副作用大大降低,或药效不变但成本大幅度下降,应视为有实质性进步,并认定为不侵权。
 
利用“等同原则”进行专利回避设计,就是设法用其他技术特征替换待回避专利的权利要求中技术特征,但替换的特征与权利要求中的技术特征满足以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果。按照“等同原则”适用的情况,回避设计也大体分以下几种情况。
 
1、替换权利要求为A+B+C,回避设计可以为A+B+D,但C≠D。
2、相加权利要求为A+B+C+D,回避设计可以为A+B十E,但E≠C+D。
3、拆解权利要求为A+B+C,回避设计可以为A+B+D+E,但C≠D+E。



而等同原则针对特定专利内容的不同需要从多角度去更全面的理解和掌握,同时就专利侵权风险进行事前的预估,笔者认为做到如此,才能真正将等同原则应用到专利回避设计中。