专利回避设计经验:利用捐献原则回避专利

2016-04-07 阅读:82来源:ipcoo.com快技网

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一、“捐献原则” 定义


 专利侵权判定中,如果被控侵权产品的技术方案在涉案专利的说明书中公开,但并没有落人权利要求的字面保护范围,则专利权人不得主张构成等同侵权,专利权人在说明书中公开却没有请求保护的那个技术方案被认为捐献给了公众,这就是所谓的捐献原则。
 
最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条规定:“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”该条规定,即专利法理论上的捐献规则。捐献规则实质上是对等同原则适用的一种限制。
 
之所以将捐献原则引入我国,是考虑到以下情形:专利申请人有时为了易于获得授权,权利要求采用比较下位的概念,而说明书及附图又对其扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征,从而不适当地扩大了专利权的保护范围。实际上,这是一种“两头得利”的行为。这与专利制度不仅要保护专利权人的利益,同时也要维护权利要求的公示作用的基本理论是相矛盾的。捐献原则的确立,有利于维护权利要求的公示作用,平衡专利权人与社会公众的利益关系。
 
捐献原则的引入、权利要求公示作用的增强,也使得我国的专利制度与以美国为代表的国际专利制度的发展趋势更加协调,增加了外国人对我国专利制度的可预期性。
 

二、利用“捐献原则”进行回避设计

 
我们可以看出“捐献原则”对“仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案”是不纳入专利权保护范围的,这就告诉我们可以借鉴专利文件中发明内容和具体实施方案等技术方案进行专利回避设计
 
专利的保护范围以权利要求为准,其具体实施方案中可能提供了多种变形和技术方案;其发明内容部分可能揭示了完成本发明的技术原理、理论基础或发明思路。然而其权利要求却未必能精准地概括上述这些具体实施方案;其技术原理、理论基础或发明思路也未必只对应于其权利要求中的技术方案。这样,就有可能通过专利文件本身进行突破,寻找权利要求的概括疏漏,找出可行方案,以实现发明目的、却未在权利要求中加以概括保护的实施例或相应变形。
 

三、利用“捐献原则”进行回避设计应注意的问题


值得指出的是,捐献原则只适用于等同侵权,不适用于字面侵权。在专利侵权判定中,解释权利要求的保护范围时,常常要参考说明书记载的内容。实出现这样的情况:权利要求中记载的特征A只能解释成说明书中记载的特征B,而被控侵权产品使用的正是特征B。这时,不能引用捐献原则以特征B在权利要求中没有文字记载为由认定不构成侵权。所以,利用“捐献原则”进行回避设计时,应注意理解权利要求与说明书之间的关系。


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