专利侵权风险评估方法一:专利威胁度评估

2016-04-10 阅读:13来源:ipcoo.com快技网

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专利侵权风险发生的可能性可以从专利威胁度、行业专利诉讼风险度、专利竞争实力等三个维度进行评测。
 
一般而言,专利威胁度越大、行业中发生专利诉讼的风险越高、企业在与专利权人的专利实力上对比上存在较大差距时,专利侵权风险发生的可能性就越大。
 
下面的内容中,对于每个维度又列举了一些常见的专利风险评估指标以及这些指标的评估标准和评分等级,供企业参考。需要说明的是,企业并不一定要完全按照这些评估指标进行操作,而可以根据自己所在领域的情况选择适用于自己的评估指标、评估标准和评分等级。
 
 
专利威胁度

对专利威胁度的评测可以从所属技术类别的重要程度、技术上的可替代性、侵权行为发现的难易程度、专利影响的时间长度、专利影响的地域范围、被引证频次等指标综合考虑。
 
(1)所属技术类别的重要程度。

该指标主要对专利所属的技术类别在该产品或领域中的重要性进行评估。评估结果可以分为三个等级:关键技术、一般技术中的关键技术点、一般技术。一般而言,在越重要的技术领域或技术点上,专利的密度较大,进行专利布局的公司较多,企业发生侵权的可能性也越大。
 
评估结果可以分为关键技术、一般性技术中的关键技术点、一般技三个等级:
 
◇  关键技术:对产品的制造或者其主要性能实现起到重要支撑作用的技术,或该领域中无法规避的共性技术。
◇  一般性技术中的关键技术点:对应于产品中的辅助性功能或者非关键性能的技术可以被归为一般性技术,对于属于一般性技术的专利,如果其对应的技术点在此类技术中居于关键控制地位,则归为“一般技术中的关键技术点”。
◇  一般技术:对应于属于一般性技术,又并非该技术中的关键技术点的技术。
例如,发动机即属于汽车中的“关键技术”。车窗玻璃总体上属于汽车中的一般性技术,而其中的车窗玻璃中的玻璃制备又属于“一般技术中的关键技术点”。
 
(2)专利方案的可替代性。

该指标主要是从技术、成本、性能因素对专利的方案在产业中是否可被类似方案所替代,是否易于通过专利规避设计绕开等进行评估。一般而言,越难以被替代的专利方案,企业要想做到完全不侵权,其所付出的成本会越高,该专利对企业的威胁越大。
 
专利方案的可替代性往往与该专利权利要求的保护范围大小存在一定的关联。保护范围较小的,较为容易进行规避设计,获得替代方案,,并可能会存在多个可供选择的替代方案。而保护范围较大的,规避设计的难度较大,可替代性会较差。
 
可以将评估结果分为不可替代、可替代性较差、可替代性一般、可替代性强四个等级:
◇  不可替代:暂时尚未发现替代方案在技术上的可实现性。
◇  可替代性较差:技术上能够实现方案的替代,但是性能下降非常明显或者成本上升程度很大,该替代方案将不具备竞争力。
◇  可替代性一般:技术上能够实现方案的替代,但会出现性能下降或者成本上升的问题,导致替代方案竞争力不强。
◇  可替代性强:技术上能够实现方案的替代,并且该方案性能、成本与该专利相近。
 
(3)侵权行为发现的难易程度。
 
该指标主要是对专利方案在被实施后被发现的难易程度以及被发现后是否易于举证进行评估。一般而言,使用后很难被发现或者不能被举证发现的专利,其对企业的威胁性会小得多,即便非故意采用了也不容易引起纠纷,风险发生的可能性较低。
 
侵权行为发现的难易程度往往与权利要求的主题类型存在一定关联。例如,权利要求主题涉及产品形态、成分、结构等的专利往往属于实施后易发现的,而权利要求主题涉及制造工艺等的专利往往在被实施后难以发现专利侵权行为。
 
可以将评估结果分为实施后易发现且易举证、实施后易发现但难举证、实施后难发现、实施后不可发现四个等级:
 
◇  实施后易发现其易举证:不需要使用特别的技术手段,很容易根据产品的外在特征即可以发现侵权行为,则属于实施后易发现。进一步而言,如果产品的侵权特征与专利权利要求中的技术特征存在良好的对应关系,则可以归于“实施后易发现其易举证”等级。
◇  实施后易发现但难举证:实施后易发现,但产品的侵权特征并未与专利权利要求中的技术特征直接对应,需要借助其他方面的因素或途径进行判断。
◇  实施后难发现:需要复杂的反向工程或较为特殊的技术手段,付出较大成本才能够发现侵权行为。
◇  实施后不可发现:通过现有的技术手段或正常的途径不能被发现侵权行为。
 
(4)专利影响的时间长度。
 
该指标主要是从专利剩余的保护期限,与产品预计的上市时间和其生命周期对比的角度评估该专利对产品的可能影响时间长度。一般而言,专利影响时间越长,企业对其进行风险监控和应对所耗费的成本可能会越高,对企业市场自由度和获利能力的损害越大。
 
可以将评估结果分为影响时间较长、影响时间较短、无影响三个等级:
◇  影响时间较长:预计产靠上市时该专利尚处于有效状态,且在其保护期届满前,预计产品的市场会基本成熟,达到较大规模,会存在较为激烈的市场竞争。
◇  影响时间较短:预计产品上市时该专利尚处于有效状态,但几年内就会过期,而且在这几年内该产品尚处于市场的认可和上升阶段,市场规模较小。
◇  无影响:该专利剩余的保护期限较短,预计产品上市时该专利已经过期。
 
 
(5)专利影响的地域范围。
 
该指标主要是从该专利的同族专利的地域分布范围,与企业现有或预计开发的市场地域的重叠关系的角度评估该专利对企业市场地域的可能影响范围。一般而言,专利所影响的企业市场地域越多,对企业的市场规划的制约越大,相应地,其威胁度也越大。
 
可以将评估结果分为影响所有市场、影响多个市场、影响少数市场、不影响四个等级:
 
◇  影响所有市场:在企业的所有市场地域中都存在该专利的同族专利。
◇  影响多个市场:在企业的多个市场地域中都存在该专利的同族专利,并且其中包含企业最为关注的市场规模较大或成长性较好的若干地域。
◇  影响少数市场:仅在企业的少数市场地域中存在该专利的同族专利,并且其中不包含或仅包含个别的企业重点关注的市场地域。
◇  不影响:在企业的所有市场地域中均不存在该专利的同族专利。
 
由于在一定时间内,部分专利或专利申请的同族专利数量可能还会增加,因此需要注意对该专利最新的同族状态保持关注,并及时更改其地域范围影响的等级。
 
(6)被引证频次。
 
该指标主要是从该专利被他人在专利文献或其他科技文献中引证的频次进行评估。一般而言,专利被引证的频次越高,表明其很可能是该领域中较为基础或较为重要的专利,其对技术的影响力和控制力较强,会对企业存在较大的威胁。
 
可以将评估结果分为引证频次很高、引证频次较高、引证频次较低、无引证四个等级:
◇  引证频次很高:专利被引证的频次达到数十次以上,或在该领域所有风险专利的引证频次中排名靠前。
◇  引证频次较高:专利被引证的频次超过十次,或高于该领域中所有风险专利的平均引证频次。
◇  引证频次较低:专利被引证的频次低于十次,或低于该领域中所有凤险专利的平均引证频。
◇  无引证:专利未被他人在专利文献或其他科技文献中引证。
 
(7)特殊考虑因素。

在实践中,并不一定需要对每件专利都进行上述指标的评估才能判断出其对企业的威胁度。有些情形只要有发生,实际上就可以直接将所涉及的专利视为威胁度很高的专利,这些情形包括:
涉及标准的专利:通常被纳入标准或欲纳入标准的专利方案都是行业中扣比较核心的专利方案,并且难以被规避。而不同重要程度的标准多对应的专利其威胁度一般也有所差异。通常情况下,按照国际标准、国内标准、行业标准、企业标准的顺序,专利的威胁度依次降低。当然,在实践中也可以根据不同的情况对该顺序进行必要的调整。对于涉及标准的专利,企业可以直接到关注的标准所包含的专利池中去寻找目标专利。
 
◇  进行过转让或许可的专利:通常被转让或实施许可的专利,都是比较有价值的专利,需要重点关注注。企业可以通过各种信息渠道,例如公司年报和宣传站、行业动态报道、专利主管部门的官方网站上,收集行业内专利许可和转让信息,获取这些专利。
 
◇  发生过诉讼或争议的专利:通常发生过诉讼或争议的专利都是诉讼或争议方经过精心选择的、较易发现侵权行为和举证、对市场中的产品针对性较强的专利,其威胁度往往也会比较高。企业可以通过检索有关的专利法律诉讼数据库、关注行业动态报道等方式,收集该行业所发生过的专利诉讼纠纷和侵权纠纷信息,获取这些专利。
 
◇  直观评价为“威胁性很大”的专利:在专利威胁度评估中,为了充分发挥技术专家对专利威胁性的总体判断,可以设置了“总体威胁性”的判断选项,给出最直观的判断。由于参与的技术专家对该领域的技术认识和理解较为全面、深入,如果他们通过专利阅读后给出“威胁性很大”的直观判断,对于这些专利必须加以特别重视。